ПРЕЗИДІЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

                     Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

                      29.03.2005  N 04-5/76

                                      Господарські суди  України

              Про деякі питання практики призначення
        судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних
           із захистом права інтелектуальної власності

     З метою правильного і однакового застосування  господарськими
судами  норм  чинного законодавства у вирішенні питань призначення
судових експертиз у справах  зі  спорів,  пов'язаних  із  захистом
права  інтелектуальної власності,  Вищий господарський суд України
вважає за необхідне дати такі рекомендації.

     1. Загальні  питання призначення судової експертизи у справах
зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності

     1.1. У   вирішенні   питань  призначення  судової  експертизи
господарським судам слід  керуватися  Господарським  процесуальним
кодексом  України  ( 1798-12 ) (далі - ГПК),  Законом України "Про
судову експертизу" ( 4038-12 ),  Інструкцією  про  призначення  та
проведення  судових  експертиз,  затвердженою наказом Міністерства
юстиції України від 08.10.98 N  53/5  (  z0705-98  )  (у  редакції
наказу Міністерства   юстиції   України  від  30.12.2004  N  144/5
( z0061-05 ),  та мати на увазі викладене в  роз'ясненні  президії
Вищого арбітражного   суду   України   від   11.11.98  N  02-5/424
( v_424800-98 ) "Про деякі питання  практики  призначення  судової
експертизи"  (з  подальшими  змінами і доповненнями) з урахуванням
особливостей  правового  регулювання  захисту  прав   на   об'єкти
інтелектуальної власності.

     1.2. У  додатку  4  до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та  атестацію  судових  експертів,  затвердженого  наказом
Міністра  юстиції  України  від  15.07.97  N  285/7-А ( z0283-97 )
(у редакції наказу від 17.01.2002 N 4/5  (  z0037-02  ),  наведено
Перелік   основних   видів   судових   експертиз   та   експертних
спеціальностей (далі - Перелік).  У  Розділі  VII  Переліку  серед
видів судових експертиз за N 13 зазначено експертизу,  пов'язану з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.  Ця експертиза
включає  певні  види експертних спеціальностей,  які господарським
судам необхідно враховувати у призначенні експертиз з  відповідних
справ.

     1.3. Судова   експертиза   повинна  призначатися  тільки  для
встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і
не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм.  Отже
господарські суди не повинні порушувати  перед  судовим  експертом
питання  суто  правового  характеру,  які мають вирішуватися самим
судом.

     1.4. Суди  не  повинні  призначати  судову   експертизу   для
з'ясування  документованих або публічно оголошених в установленому
порядку відомостей про об'єкти, події та явища, що є або пов'язані
з результатами інтелектуальної, творчої діяльності. Для з'ясування
такої  інформації  не  потрібні  спеціальні  знання   фахівців   з
відповідної   галузі   знань,   оскільки  суд  може  одержати  або
витребувати ці відомості  від  сторін  спору  чи  інших  учасників
судового процесу.  Так, наприклад, немає потреби призначати судову
експертизу для з'ясування питань про:
     держателя певного доменного імені в мережі Інтернет,  тому що
ці дані відповідно до вимог статей 30 та 65 ГПК ( 1798-12 ) можуть
бути   витребувані   від   об'єднання    "Український    мережевий
інформаційний  центр",  який  адмініструє  систему  реєстрації  та
обліку  доменних  назв  і  адресу  українського  сегмента   мережі
Інтернет;
     дату відкриття  офіційної  або  офіційно визнаної міжнародної
виставки,  проведеної на території держави  -  учасниці  Паризької
конвенції  про  охорону  промислової  власності,  оскільки ці дані
можуть бути витребувані від Ради з питань виставкової діяльності в
Україні,  положення  про яку затверджено Розпорядженням Президента
України від 27.03.2001 N 74/2001-рп ( 74/2001-рп ).

     1.5. Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного
із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у
відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло питань, які
мають  бути роз'яснені судовим експертом,  та обсяг необхідних для
експертного дослідження матеріалів.
     Господарські суди повинні зобов'язувати сторони чи інших осіб
надавати  лише ті матеріали,  витребування яких є дійсно необхідне
для встановлення за допомогою спеціальних знань  обставин  справи.
Так,  необхідно задовольняти обґрунтовані клопотання експертів про
надання деяких інформаційних матеріалів,  що зберігаються в  базах
даних    Державного    департаменту    інтелектуальної   власності
Міністерства  освіти  і  науки  України.  Однак  слід  відмовляти,
зокрема,  у  задоволенні  клопотань  про надання судовому експерту
всієї   інформаційної   бази   даних    Державного    департаменту
інтелектуальної власності.

     2. Експертиза  у  справах  зі спорів,  пов'язаних із захистом
авторського права та суміжних прав

     2.1. Для  вирішення  питання  про   те,   чи   може   частина
літературного  письмового  твору (в тому числі й оригінальна назва
твору)  використовуватися  самостійно  або  чи  є  твір  похідним,
необхідні   знання   спеціалістів   у  галузі  літературознавства.
Призначаючи судову експертизу з даного питання,  господарський суд
у  відповідній  ухвалі  має  точно  навести уривки з літературного
твору,  які  за  доводами  заінтересованої  сторони  спору  можуть
використовуватись самостійно,  наприклад,  у передачах (програмах)
організацій  мовлення  чи  як  об'єкт   торговельної   марки   або
комерційне найменування тощо.

     2.2. За наявності суперечностей між сторонами спору з питання
про те,  чи є продукт творчої діяльності таким, що не охороняється
авторським правом (стаття 10 Закону України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ),  господарський суд,  як  правило,  має
призначати   судову  експертизу,  оскільки  для  з'ясування  цього
питання потрібні спеціальні  знання  у  відповідній  галузі  знань
(літературознавства,  мистецтвознавства тощо). Наприклад, потребує
експертних роз'яснень  питання  про  те,  чи  є  літературний  або
музичний  твір  з  текстом чи без тексту твором народної творчості
(фольклором).

     2.3. Для роз'яснення питання про можливе використання  чужого
твору без згоди автора (чи іншої особи,  яка має авторське право),
зокрема, у формі плагіату чи піратства у сфері авторського права і
(або) суміжних прав,  судам необхідно призначати судову експертизу
і доручати її проведення спеціалістам у галузі літературознавства,
мистецтвознавства  тощо  залежно  від  об'єкта авторського права і
(або) суміжних прав.
     У розгляді справ про порушення авторських  та  суміжних  прав
судовому   експерту   можуть   бути   орієнтовно   поставлені  для
роз'яснення такі питання:
     "Чи є   текстовий   матеріал   (його  фрагменти),  розміщений
(розміщені) у монографії,  статті,  брошурі або іншому виданні  чи
веб-сайті,   повним   чи   частковим   відтворенням  літературного
твору..., авторські права на який належать...";
     "Чи є зображення,  розміщене на сторінці газети,  журналу або
іншому виданні чи веб-сайті, відтворенням фотографічного твору...,
авторські права на який належать...";
     "Чи продемонстровано  у   передачі   (програмі)   організації
мовлення,   яку   було  трансльовано...,  літературний,  музичний,
аудіовізуальний...  твір або його фрагменти,  авторські  права  на
який (які) належать...";
     "Чи продемонстровано   у   передачі   (програмі)  організації
мовлення,  яку   було   трансльовано...,   виконання,   фонограму,
відеограму, суміжні права на який (яку) належать...".

     3. Експертиза у справах зі  спорів,  пов'язаних  із  захистом
права інтелектуальної власності на торговельні марки

     3.1. У  справах про оскарження рішень Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і  науки  України  з
питань реєстрації знаків господарські суди не можуть встановлювати
для  роз'яснення  судовим  експертом  питання  про   відповідність
позначення,  що  є  об'єктом  торговельної  марки,  умовам надання
правової охорони,  оскільки  за  такої  постановки  питання  судом
з'ясовується питання права, а не питання факту.

     3.2. Для  з'ясування  даних  про відповідність позначення або
будь-якої  комбінації  позначень,  що  є  об'єктом  зареєстрованої
торговельної  марки,  публічному  порядку,  принципам гуманності і
моралі на роз'яснення судового експерта  можуть  бути  поставлені,
зокрема, такі питання:
     "Чи містить  позначення  або  комбінація позначень зображення
порнографічного характеру";
     "Чи містить позначення або комбінація позначень антидержавні,
расистські лозунги";
     "Чи містить   позначення  або  комбінація  позначень  емблеми
та/або найменування екстремістських організацій, нецензурні слова,
вирази тощо".

     3.3. З урахуванням обставин справи та суті спору господарські
суди   за  допомогою  експертного  дослідження  мають  з'ясовувати
фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови  у
наданні  торговельній  марці  правової  охорони.  З  метою  такого
з'ясування  слід  вирішувати,  зокрема,   питання   про   те,   чи
торговельна марка:
     є зображенням  чи  імітацією  державного  герба,  прапора  чи
іншого державного  символу  (емблеми);  офіційної  назви  держави;
емблеми,   скороченого   або   повного   найменування  міжнародних
міжурядових організацій;  офіційного контрольного, гарантійного та
пробірного клейма, печатки; нагороди чи іншої відзнаки;
     має розрізняльну   здатність   або  чи  набула  розрізняльної
здатності внаслідок використання; складається лише з позначень, що
є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
     складається лише з позначень  чи  даних,  що  є  описовими  у
використанні  щодо  зазначених  у  заявці  товарів  і послуг або у
зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість,
властивості,  призначення,  цінність товарів і послуг, місце і час
виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
     є оманливою  або  такою,  що може ввести в оману щодо товару,
послуги або особи,  яка виробляє товар або надає послуги, зокрема,
чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки,  що їх
можна сплутати;
     складається лише   з   позначень,   що   є  загальновживаними
символами  і  термінами;  відображає  лише  форму,  що  обумовлена
природним  станом  товару  чи  необхідністю  отримання  технічного
результату, або яка надає товарові істотної цінності;
     збігається з кваліфікованим зазначенням походження товару;
     збігається з   комерційним   (фірмовим)   найменуванням   або
промисловим зразком іншої особи;
     збігається з  назвою  відомого   в   Україні   твору   науки,
літератури і мистецтва або цитатами чи персонажами з нього, назвою
твору мистецтва чи його фрагментом;
     збігається з прізвищем,  іменем,  псевдонімом та похідним від
них, портретом і факсиміле відомої в Україні особи.
     У вирішенні  спору  про  правомірність   рішення   Державного
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України щодо реєстрації торговельної марки можливе також експертне
дослідження   наявності   домінуючого   положення   в   зображенні
торговельної марки таких елементів,  які становлять склад підстави
для відмови у наданні знаку правової охорони.
     У спорі  про  визнання  свідоцтва  недійсним  на  роз'яснення
судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено
питання   про   наявність   у   свідоцтві   елементів   зображення
торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

     3.4. У вирішенні  спорів  про  захист  права  інтелектуальної
власності  на  торговельну  марку  можуть  виникнути  питання  про
спорідненість товарів,  послуг (частина  5  статті  6,  частина  5
статті 16, частина 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ).
     Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких  положень
міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:
     - статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів
і послуг  для  реєстрації  знаків  (  995_066  ),  якою,  зокрема,
встановлено:
     (1) З урахуванням зобов'язань,  що накладаються  цією  Угодою
( 995_066 ),  Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу
таке  значення,  яке  надається  їй   у   цій   країні.   Зокрема,
Класифікація   не   зв'язує  країни  Спеціального  союзу  ні  щодо
визначення  обсягу  охорони  знака,  ні   щодо   визнання   знаків
обслуговування.
     (2) Кожна  країна  Спеціального  союзу  лишає  за собою право
використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.
     (3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу  включають
в  офіційні  документи  та публікації про реєстрацію знаків номери
класів Класифікації,  до яких належать товари чи послуги, для яких
реєструється знак.
     - статті   9   Договору   про  закони  щодо  товарних  знаків
( 995_102 ),  якою визначено питання класифікації  товарів  та/або
послуг:
     (1) [Зазначення  товарів  та/або  послуг] Кожна реєстрація та
будь-яка публікація,  яка здійснена відомством стосовно заявки або
реєстрації,  яка містить зазначення товарів та/або послуг,  вказує
назву цих товарів та/або послуг,  згрупованих по  класах  Ніццької
класифікації (   995_066   ),   при  цьому  кожній  групі  повинен
передувати номер класу даної Класифікації,  до  якого  відноситься
група товарів або послуг.
     (2) [Товари  чи  послуг,  які  відносяться до одного й того ж
класу або до різних класів]
     (a) Товари  або  послуги не можуть вважатися подібними на тій
підставі,  що в будь-якій  реєстрації  чи  публікації,  здійсненій
відомством,  вони  фігурують  в  одному  й  тому  ж класі Ніццької
класифікації ( 995_066 ).
     (b) Товари чи послуги не можуть вважатися відмінними одні від
одних на тій підставі,  що в будь-якій реєстрації  чи  публікації,
здійсненій  відомством,  вони  фігурують  у різних класах Ніццької
класифікації ( 995_066 ).
     З огляду на викладені положення міжнародних договорів у сфері
інтелектуальної   власності   для    роз'яснення    питання    про
спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами,  наведеними
у свідоцтві на  торговельну  марку  [міжнародний  цифровий  код  -
(511)]  за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для
реєстрування знаків (Ніццька класифікація ( 995_066 ),  судам слід
призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним
установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

     3.5. У частині 2 статті 25 Закону України "Про  охорону  прав
на  знаки  для  товарів  і  послуг"  ( 3689-12 ) визначено перелік
факторів,  що  можуть  розглядатись  як  доречні  для   визначення
торговельної марки добре відомою в Україні.  До кола цих факторів,
який не є вичерпним, зокрема, належать:
     ступінь відомості  чи  визнання  знака у відповідному секторі
суспільства;
     тривалість, обсяг    та    географічний    район   будь-якого
використання знака;
     тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування
знака,  включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на
ярмарках  чи  виставках  товарів  та/або  послуг,  щодо  яких знак
застосовується;
     тривалість та  географічний район будь-яких реєстрацій та/або
заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є
визнаним;
     свідчення успішного  відстоювання  прав  на   знак,   зокрема
територія,  на  якій  знак  визнано  добре  відомим  компетентними
органами;
     цінність, що асоціюється зі знаком.
     З'ясування деяких  з  перелічених  факторів  щодо  конкретної
торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже господарські
суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають
залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу
або  витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників
судового процесу.

     4. Експертиза у справах зі  спорів,  пов'язаних  із  захистом
права інтелектуальної власності на комерційне найменування
     У вирішенні    спорів,   пов'язаних   з   правовою   охороною
комерційного найменування,  судам  необхідно  виходити  зі  змісту
статей 489,  490  Цивільного  кодексу  України  (  435-15   )   та
статті 159  Господарського кодексу України ( 436-15 ),  відповідно
до яких правова охорона  надається  правовласнику  виключно  проти
використання іншими особами однакового, тобто тотожного повного чи
скороченого комерційного (фірмового) найменування.  Тому у  спорах
про   захист   права   інтелектуальної   власності  на  комерційне
найменування господарським судом  не  повинні  порушуватися  перед
судовим  експертом  питання  про наявність чи відсутність схожості
між комерційними (фірмовими) найменуваннями до такого ступеня,  що
їх можна сплутати.  Але в разі необхідності господарський суд може
поставити судовому експерту питання про наявність  чи  відсутність
тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими)
найменуваннями, що порівнюються.

     5. Експертиза  у  справах  зі спорів,  пов'язаних із захистом
права інтелектуальної власності на промисловий зразок
     У вирішенні  спорів   про   охорону   права   інтелектуальної
власності  на  промисловий  зразок  залежно від обставин справи та
суті спору судом на  роз'яснення  судового  експерта  можуть  бути
поставлені питання, зокрема, про:
     наявність новизни  промислового зразка на дату подання заявки
на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету
(у порівнянні із протиставленим промисловим зразком);
     виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих
ознак промислового зразка;
     включення до  сукупності  суттєвих  ознак промислового зразка
інших  охоронюваних  об'єктів  права   інтелектуальної   власності
(торговельні    марки,    комерційні   найменування,   географічні
зазначення  походження  товарів,  твори  образотворчого  мистецтва
тощо).

     6. Експертиза  у  справах  зі спорів,  пов'язаних із захистом
права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель

     6.1. У вирішенні  спорів  про  захист  права  інтелектуальної
власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно
від обставин справи та суті спору лише  за  допомогою  експертного
дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про:
     наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання
заявки  на  видачу  патенту  або якщо заявлено пріоритет,  на дату
пріоритету (в  порівнянні  з  протиставленим  винаходом  (корисною
моделлю) або відомим технічним рішенням);
     наявність у  винаходу  винахідницького  рівня,  тобто  чи  не
випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним);
     наявність у  формулі   запатентованого   винаходу   (корисної
моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

     6.2. Якщо  в  процесі вирішення спору між сторонами виникнуть
розбіжності   стосовно   можливого   виготовлення   продукту    із
застосуванням    запатентованого   винаходу   (корисної   моделі),
господарський суд залежно від обставин  справи  має  запропонувати
судовому   експерту   роз'яснити   питання,   чи  використано  при
виготовленні цього продукту кожну ознаку,  включену до незалежного
пункту   формули   винаходу   (корисної   моделі),   або   ознаку,
еквівалентну їй.

     6.3. Якщо  в  процесі вирішення спору між сторонами виникнуть
розбіжності  щодо   процесу   (способу)   виготовлення   продукту,
господарський суд  залежно  від обставин справи може запропонувати
судовому експерту роз'яснити питання про таке:
     чи використано  у процесі виготовлення продукту кожну ознаку,
включену до  незалежного  пункту  формули  винаходу,  або  ознаку,
еквівалентну їй;
     чи є    новим    продукт,   виготовлений   із   застосуванням
запатентованого процесу (способу).

 Голова Вищого господарського
 суду України                                            Д.Притика