ПРЕЗИДІЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

                     Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

                     10.06.2004  N 04-5/1107

                                      Господарські суди України

               Про деякі питання практики вирішення
               спорів, пов'язаних із захистом прав
                    інтелектуальної власності

     ( Із змінами, внесеними згідно з Рекомендаціями Президії
                                   Вищого господарського суду
       N 04-5/26 ( v0026600-05 ) від 01.02.2005 )

     З метою однакового і правильного застосування законодавства у
вирішенні спорів,  пов'язаних  із  захистом  прав  інтелектуальної
власності,  Вищий  господарський  суд  України вважає за необхідне
дати такі рекомендації.

     I. Загальні питання застосування  законодавства  про  охорону
прав інтелектуальної власності.

     1. З  1  січня  2004  року  набрали чинності Цивільний кодекс
України ( 435-15 ) (далі  -  Цивільний  кодекс)  та  Господарський
кодекс  України  (  436-15  )  (далі  -  Господарський кодекс).  У
розгляді  справ,  пов'язаних  із  захистом  прав   інтелектуальної
власності,   положення  цих  Кодексів  повинні  застосовуватись  з
урахуванням таких правил.

     1.1. Відповідно  до  пункту  4  Прикінцевих   та   перехідних
положень  Цивільного  кодексу ( 435-15 ) цей Кодекс застосовується
до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.
     Щодо цивільних  відносин,  які  виникли  до набрання чинності
Цивільним кодексом,  положення цього Кодексу застосовуються до тих
прав  і  обов'язків,  що  виникли  або  продовжують існувати після
набрання ним чинності.

     1.2. Згідно з пунктом 4  розділу  IX  "Прикінцеві  положення"
Господарського  кодексу цей Кодекс застосовується до господарських
відносин,  які виникли після набрання  чинності  його  положеннями
відповідно до цього розділу.
     До господарських відносин,  що виникли до  набрання  чинності
відповідними   положеннями  Господарського  кодексу  (  436-15  ),
зазначені положення застосовуються щодо тих прав і обов'язків, які
продовжують  існувати  або  виникли  після  набрання чинності цими
положеннями.

     2. Відповідно до частини 2 статті 154 Господарського  кодексу
( 436-15 ) до відносин, пов'язаних з використанням у господарській
діяльності   прав   інтелектуальної   власності,    застосовуються
положення   Цивільного   кодексу   (   435-15   )   з  урахуванням
особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
     У Цивільному   кодексі   (   435-15  )  положення  про  право
інтелектуальної  власності  викладено  у  Книзі  четвертій  "Право
інтелектуальної   власності",   главі  75  "Розпорядження  правами
інтелектуальної власності" та главі 76 "Комерційна концесія".
     Згідно з  частиною  2  статті 9 Цивільного кодексу ( 435-15 )
законом можуть бути передбачені особливості  регулювання  майнових
відносин у сфері господарювання.
     У Господарському кодексі ( 436-15 )  особливості  регулювання
майнових  відносин  у  господарській  діяльності щодо використання
прав інтелектуальної власності викладено у главі 16  "Використання
у господарській діяльності прав інтелектуальної власності".
     Отже захист  прав  інтелектуальної   власності   здійснюється
відповідно  до  вимог  Цивільного кодексу ( 435-15 ) з урахуванням
особливостей, передбачених Господарським кодексом.

     3. Відповідно до статті 9 Конституції України ( 254к/96-ВР  )
чинні  міжнародні  договори,  згода  на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України,  є частиною  національного  законодавства
України.
     Частиною 1  статті  10  Цивільного   кодексу   (   435-15   )
передбачено,  що чинний міжнародний договір, який регулює цивільні
відносини,  згода на обов'язковість якого надана  Верховною  Радою
України,   є   частиною   національного  цивільного  законодавства
України.  А згідно  з  частиною  2  цієї  статті  якщо  у  чинному
міжнародному договорі України,  укладеному у встановленому законом
порядку,  містяться  інші  правила,   ніж   ті,   що   встановлені
відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила
відповідного міжнародного договору України.
     З урахуванням   викладених    вимог    Конституції    України
( 254к/96-ВР  ) та Цивільного кодексу ( 435-15 ) господарські суди
мають застосовувати міжнародні договори  у  сфері  інтелектуальної
власності,  згода  на  обов'язковість  яких надана Верховною Радою
України.  Перелік таких договорів наведено в інформаційному  листі
Вищого господарського  суду  України  від  08.10.2003  N 01-8/1199
( v1199600-03  )  "Про  нормативно-правові  акти,   що   регулюють
питання,  пов'язані  з  охороною  прав  на об'єкти інтелектуальної
власності".

     4. Відповідно до статті 422 Цивільного  кодексу  (  435-15  )
право  інтелектуальної  власності виникає (набувається) з підстав,
встановлених цим Кодексом,  іншим законом чи договором. Отже судам
у  вирішенні  спорів  слід  застосовувати  також правила законів у
сфері  інтелектуальної  власності,  до  яких  відносяться   Закони
України  "Про  авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ),  "Про
охорону прав на знаки для товарів і  послуг"  (  3689-12  ),  "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ),  "Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ),  "Про охорону  прав  на
зазначення  походження  товарів" ( 752-14 ),  "Про охорону прав на
сорти рослин"  (  3116-12  ),  "Про  охорону  прав  на  топографії
інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ).
     Правила про права інтелектуальної власності містяться також в
інших  законах,  наприклад,  Законах  України  "Про розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів і фонограм" ( 1587-14  ),  "Про
особливості    державного    регулювання    діяльності   суб'єктів
господарювання,  пов'язаної з  виробництвом,  експортом,  імпортом
дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ),  "Про племінну
справу" (   3691-12   ),   "Про    науково-технічну    інформацію"
( 3322-12 ), "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) тощо.

     5. У  застосуванні  законів  про охорону прав інтелектуальної
власності   судам   слід   враховувати   зміну   термінів,   якими
визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності.  Так,
знаки для товарів і  послуг  за  Цивільним  кодексом  (  435-15  )
(стаття  420,  глава  44)  та  Господарським  кодексом  ( 436-15 )
(статті 155,  157-158) визначено як торговельні марки  (знаки  для
товарів   і  послуг),  а  фірмове  найменування  -  як  комерційне
(фірмове) найменування (стаття 420,  глава 43 Цивільного  кодексу,
статті 155, 159 Господарського кодексу).

     6. У зв'язку з врегулюванням Цивільним кодексом ( 435-15 ) та
Господарським   кодексом   (   436-15   )   питання   про    право
інтелектуальної  власності  на  комерційне найменування у справах,
пов'язаних із захистом зазначеного права,  господарськими судами з
1 січня  2004  року  не  може  застосовуватися Положення про фірму
( n0002400-27  ),  затверджене  постановою  ЦВК  і  РНК  СРСР  від
22 червня 1927 року.

     II. Способи захисту права інтелектуальної власності.

     7. Загальні  способи  захисту права інтелектуальної власності
визначені частиною другою статті 16 Цивільного кодексу ( 435-15 ).
Наведений  перелік  способів  захисту  не  є вичерпним з огляду на
вміщений у цій же статті припис про  те,  що  суд  може  захистити
цивільне   право  або  інтерес  іншим  способом,  що  встановлений
договором або законом.
     Частиною першою  статті  432  Цивільного  кодексу  ( 435-15 )
передбачено,  що кожна особа  має  право  звернутися  до  суду  за
захистом  свого  права  інтелектуальної  власності  відповідно  до
статті 16 цього Кодексу.
     У частині другій згаданої статті 432 ( 435-15 ) визначено, що
суд  у  випадках  та  в  порядку,   встановлених   законом,   може
постановити рішення, зокрема, про:
     1) застосування негайних заходів щодо  запобігання  порушенню
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
     2) зупинення пропуску через митний  кордон  України  товарів,
імпорт   чи   експорт   яких   здійснюється   з  порушенням  права
інтелектуальної власності;
     3) вилучення  з цивільного обороту товарів,  виготовлених або
введених у цивільний оборот  з  порушенням  права  інтелектуальної
власності;
     4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь,  які
використовувалися  переважно для виготовлення товарів з порушенням
права інтелектуальної власності;
     5) застосування    разового   грошового   стягнення   замість
відшкодування збитків за неправомірне використання  об'єкта  права
інтелектуальної    власності.    Розмір   стягнення   визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та  інших  обставин,
що мають істотне значення;
     6) опублікування в засобах масової інформації відомостей  про
порушення   права  інтелектуальної  власності  та  зміст  судового
рішення щодо такого порушення.

     8. Законами  України  про  набуття  та  здійснення  права  на
конкретні  об'єкти  інтелектуальної  власності  також  передбачено
способи захисту відповідного права,  зокрема,  статтею  52  Закону
України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ), статтею
21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
(  3689-12  ),  статтею  27  Закону  України  "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ),  статтею 35  Закону  України  "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), статтею 25
Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"
(  752-14 ),  статтею 53 Закону України "Про охорону прав на сорти
рослин" ( 3116-12 ),  статтею 22 Закону України "Про охорону  прав
на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ).

     9. Згідно  з  пунктом  9  частини другої статті 16 Цивільного
кодексу ( 435-15 ) кожна особа може звернутись до суду  з  вимогою
про відшкодування моральної шкоди,  заподіяної внаслідок порушення
права інтелектуальної власності.  Моральна шкода полягає, зокрема,
в приниженні честі,  гідності,  а також ділової репутації фізичної
або юридичної особи, а її відшкодування здійснюється грішми, іншим
майном або в інший спосіб (стаття 23 Цивільного кодексу).
     Вирішуючи спори  про  відшкодування  моральної   (немайнової)
шкоди,   заподіяної   внаслідок  порушення  права  інтелектуальної
власності,  господарські суди мають з'ясовувати:  наявність  такої
шкоди;  протиправність  дій  особи,  яка  її заподіяла;  наявність
причинного зв'язку між шкодою і протиправними діями особи,  яка її
заподіяла,  та  вини  останньої  в  її заподіянні.  Суд,  зокрема,
повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві
втрат немайнового характеру,  за яких обставин чи якими діями вони
заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює
заподіяну йому шкоду та з чого він у цьому виходить,  а також інші
обставини, що мають значення для вирішення спору.
     У розгляді  відповідних  справ  судам  необхідно  враховувати
викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду  України
від 29.06.96 N 02-5/95 ( v5_95800-96 ) "Про деякі питання практики
вирішення спорів,  пов'язаних з  відшкодуванням  моральної  шкоди"
(з подальшими змінами і доповненнями).

     III. Підстави та порядок вжиття запобіжних заходів.

     10. Господарський  процесуальний  кодекс  України ( 1798-12 )
(далі - ГПК) згідно із  Законом  України  "Про  внесення  змін  до
деяких   законодавчих   актів   України   щодо   правової  охорони
інтелектуальної власності" від 22.05.2003  N  850-IV  (  850-15  )
доповнено розділом 4-А "Запобіжні заходи".
     Вжиття запобіжних заходів має здійснюватися для  попередження
порушень  прав інтелектуальної власності та для збереження доказів
такого порушення.

     11. Декретом Кабінету Міністрів України "Про  державне  мито"
( 7-93 ) не передбачено розміру ставок державного мита із заяв про
вжиття запобіжних заходів.  Отже до внесення відповідних  змін  до
названого Декрету у господарського суду немає правових підстав для
винесення ухвали про залишення такої заяви без руху  у  зв'язку  з
тим,  що її не оплачено державним митом (частина перша статті 43-5
ГПК ( 1798-12 ).
     Сплата витрат  на інформаційно-технічне забезпечення судового
процесу  із  заяв  про  вжиття  запобіжних  заходів   законом   не
передбачена.

     12. До  заяв  про вжиття запобіжних заходів не застосовуються
правила ГПК ( 1798-12 )  стосовно  відмови  у  прийнятті  позовної
заяви,  її  повернення  та  залишення  позову без розгляду (статті
відповідно 62, 63 та 81 названого Кодексу).

     13. Відповідно до пункту 4 частини  першої  статті  43-3  ГПК
( 1798-12  )  заява  про вжиття запобіжних заходів повинна містити
обставини,   якими   заявник   обгрунтовує   необхідність   вжиття
запобіжних заходів. Такі обставини мають узгоджуватися з приписами
статті 43-1 ГПК,  а за змістом пункту 5 частини першої статті 43-3
і  частини  третьої  статті  43-4  ГПК  - також й підтверджуватись
відповідними доказами,  витребування й  оцінка  яких  здійснюється
господарським  судом  за  загальними  правилами  ГПК  про  докази.
Зокрема,  заявник має подати докази,  достатні для  впевненості  в
тому,  що його право порушується або невідворотно буде порушено, а
також докази наявності права інтелектуальної власності  (відомості
про   реєстрацію   права   на  об'єкт  інтелектуальної  власності,
відповідний правочин тощо).

     14. Згідно з частиною другою статті  43-3  ГПК  (  1798-12  )
разом  із  заявою про вжиття запобіжних заходів подаються її копії
відповідно до кількості осіб,  щодо яких просять  вжити  запобіжні
заходи.  Однак  наведена  норма  не  зобов'язує  господарський суд
здійснювати розсилання цих копій.  Копії  заяви  можуть  вручатися
заінтересованим   особам   під   час  її  розгляду,  здійснюваного
відповідно до статті  43-4  ГПК.  Неодержання  особою,  щодо  якої
просять  вжити  запобіжні  заходи,  копії відповідної заяви або її
відмова від одержання такої копії не  є  перешкодою  для  розгляду
заяви.
     Повідомлення заінтересованих осіб про час  і  місце  розгляду
заяви    здійснюється   господарським   судом   шляхом   винесення
відповідної ухвали з додержанням вимог статті 86 ГПК ( 1798-12  ),
а  в  разі  необхідності  - також шляхом надіслання телефонограми,
телетайпограми, використання засобів електронного зв'язку тощо.
     Заяву про  вжиття запобіжних заходів може бути розглянуто без
участі особи,  щодо якої просять вжити такі заходи,  зокрема, коли
існує вірогідність того,  що будь-яка затримка у вжитті запобіжних
заходів завдасть невиправної  шкоди  заявникові  або  існує  ризик
того,  що  докази  про  порушення  права інтелектуальної власності
будуть знищені або втрачені.

     15. Передбачене   частиною   четвертою   статті   43-4    ГПК
( 1798-12 ) зобов'язання заявника забезпечити його вимогу заставою
визначено як право, а не обов'язок господарського суду.
     Внесення коштів,  які є предметом застави,  має здійснюватися
на  депозит  господарського  суду.  Сума  відповідних  коштів,  що
визначається судом,  повинна бути співрозмірною заявленій шкоді та
розумно  необхідною  з  огляду  на   неприпустимість   зловживання
запобіжними  заходами  і  в  будь-якому разі  не може перевищувати
розміру заявленої шкоди.

     16. Згідно з частиною п'ятою статті 43-4 ГПК (  1798-12  )  в
ухвалі   господарського   суду   про   вжиття  запобіжних  заходів
зазначається, зокрема, порядок і спосіб їх виконання. Такі порядок
і  спосіб  мають  визначатися  відповідно  до обраного запобіжного
заходу (стаття 43-2 ГПК),  перелік яких є вичерпним.  Витребування
доказів  (за  правилами  статті 38 ГПК) здійснюється господарським
судом.  Що  ж  до  огляду  приміщень,  в  яких  відбуваються  дії,
пов'язані  з  порушенням прав,  та накладення арешту на майно,  що
належить  особі,  стосовно  якої   вжито   запобіжні   заходи,   і
знаходиться в неї або в інших осіб,  то вони відповідно до частини
першої  статті  43-6  ГПК  здійснюються  державним  виконавцем   в
порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ),  на підставі відповідної ухвали  господарського  суду,
яка  згідно  з пунктом 4 статті 18-1 названого Закону є виконавчим
документом.  Такий  арешт  може  бути  застосовано щодо майна, яке
належить  даній  особі  як  на  праві  власності,  так  і на інших
підставах,  передбачених законом, в тому числі за договором оренди
чи   лізингу.   (  Абзац  перший  пункту  16  доповнено  згідно  з
Рекомендаціями  Президії  Вищого  господарського  суду  N  04-5/26
( v0026600-05 ) від 01.02.2005 )
     В ухвалі   про  вжиття  запобіжного  заходу  має  обов'язково
зазначатися про те,  що у  разі  неподання  заявником  відповідної
позовної заяви у строк,  встановлений частиною третьою статті 43-3
ГПК ( 1798-12 ),  запобіжний захід припиняється  (пункт  1  статті
43-9 ГПК).

     17. Строк,  який надається господарським судом заявникові для
виправлення недоліків заяви про вжиття запобіжних заходів (частина
перша  статті 43-5 ГПК ( 1798-12 ),  має бути розумно необхідним й
визначається  з  урахуванням  конкретних  обставин,  пов'язаних  з
поданням заяви,  і,  зокрема,  тривалості поштообігу.  Цей строк є
процесуальним,  і отже в разі необхідності може  бути  продовжений
судом  (частина  четверта статті 53 ГПК) за заявою заінтересованої
особи чи з власної ініціативи.

     18. У разі винесення ухвали про відмову в  задоволенні  заяви
про вжиття  запобіжних  заходів  (частина  шоста  статті  43-4 ГПК
( 1798-12 ) зазначена  заява  не  повертається  судом  заявникові,
оскільки законом таке повернення не передбачене. Копії відповідної
ухвали розсилаються заявникові та особі (особам), щодо якої (яких)
просили вжити запобіжні заходи.

     19. У   застосуванні   частини  четвертої  статті  43-10  ГПК
( 1798-12 ) господарським судам рекомендується виходити з такого.
     Якщо запобіжний   захід  припинено  з  підстав,  передбачених
пунктами  2-4  статті  43-9  ГПК  (  1798-12  ),  то  питання  про
відшкодування  шкоди,  завданої  вжиттям такого заходу,  може бути
вирішено одночасно з прийняттям відповідної  ухвали  або  під  час
розгляду справи по суті.

     20. Згідно  з  частиною  першою  статті  43-8 ГПК ( 1798-12 )
ухвала  про  вжиття  запобіжних  заходів,  ухвала  про  відмову  в
задоволенні  заяви  про вжиття запобіжних заходів або її заміну чи
скасування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
     Подання відповідної  скарги  та  перегляд  зазначених ухвал в
апеляційному  порядку   здійснюються   на   загальних   підставах,
визначених  розділом XII ГПК ( 1798-12 ),  з урахуванням того,  що
суб'єктами апеляційного оскарження виступають не сторони у  справі
-  позивачі і відповідачі,  - а заявник (особа,  яка звернулася до
суду із заявою про вжиття запобіжних заходів) і особа,  щодо  якої
вжито запобіжні заходи.
     Закон не  виключає  можливості  вжиття   запобіжних   заходів
господарським   судом  апеляційної  інстанції  -  за  результатами
здійснення апеляційного провадження.
     Відповідно до   пункту   8   частини   третьої   статті  129
Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  однією  з  основних  засад
судочинства  є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
рішень суду, крім випадків, встановлених законом. Оскарження ухвал
щодо  вжиття  запобіжних  заходів  статтею  43-8  ГПК  ( 1798-12 )
передбачено лише в апеляційному,  але не  в  касаційному  порядку.
Тому  в разі подання касаційної скарги на відповідну ухвалу та/або
на прийняту за результатами її  апеляційного  перегляду  постанову
Вищий господарський суд України відмовляє в прийнятті такої скарги
і  виносить  з  цього приводу відповідну ухвалу. ( Абзац четвертий
пункту  20  в редакції Рекомендацій Президії Вищого господарського
суду N 04-5/26 ( v0026600-05 ) від 01.02.2005 )

     IV. Вирішення  спорів,  пов'язаних  із  захистом  авторського
права і суміжних прав.

     21. Об'єкти   авторського   права,   що  підлягають  правовій
охороні, визначені статтею 8 Закону України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ).
     Відповідно до статті 9 названого Закону ( 3792-12  )  частина
твору,  яка  може  використовуватися  самостійно,  у  тому числі й
оригінальна назва твору,  розглядається  як  твір  і  охороняється
відповідно  до  цього  Закону.  Таким чином,  назва твору підлягає
охороні як об'єкт авторського права тільки у  тому  випадку,  коли
вона  є  результатом  творчої діяльності автора (є оригінальною) і
може використовуватися самостійно.
     Вирішення питання  щодо  можливості самостійного використання
частини твору  потребує  спеціальних  знань,  тому  з  цією  метою
господарському  суду  слід  згідно  зі  статтею 41 ГПК ( 1798-12 )
призначати відповідну судову експертизу.
     Призначаючи судову   експертизу,   господарським  судам  слід
враховувати викладене у роз'ясненні президії  Вищого  арбітражного
суду  України  від  11.11.98 N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі
питання практики призначення судової експертизи".

     22. Розклад  телерадіопередач  як   такий   не   є   об'єктом
авторського права, якщо він підпадає під ознаки, визначені пунктом
"е" статті 10 Закону України "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ).
     Якщо упорядкування розкладу  телерадіопередач  є  результатом
творчої праці і такий розклад відповідає критеріям оригінальності,
зокрема, містить авторські коментарі, анотації, художнє оформлення
тощо,  то  його  може  бути визнано об'єктом авторського права.  В
такому випадку правовому захистові підлягає право на твір в цілому
та на відповідні його елементи, які містять ознаки оригінальності,
що не  перешкоджає  використанню  за  відсутності  дозволу  автора
розкладу телерадіопередач як такого без зазначених елементів.

     23. Згідно  зі статтею 18 Закону України "Про авторське право
і суміжні права" ( 3792-12 )  та  частиною  четвертою  статті  433
Цивільного кодексу ( 435-15 ) комп'ютерні програми охороняються як
літературні твори.
     Відповідно до   статті  4  Договору  Всесвітньої  організації
інтелектуальної власності (1996) про авторське право (  995_770  )
комп'ютерні програми охороняються як літературні твори в розумінні
статті 2 Бернської конвенції про охорону літературних  і  художніх
творів  (  995_051 ).  Така охорона застосовується до комп'ютерних
програм незалежно від способу або форми їх вираження.

     24. За  змістом  припису  частини  другої  статті  19  Закону
України  "Про  авторське  право  і  суміжні  права"  (  3792-12  )
наявність у особи авторського права на складений твір у цілому  не
потребує   доказування   ним  відсутності  порушень  з  його  боку
авторських прав на статті,  що включено до цього складеного  твору
та (або) доведення, що зазначені статті створено як службові твори
згідно  з  вимогами  статті  16  цього   Закону.   Названі   факти
презюмуються  і  не  підлягають  доведенню  суб'єктами авторського
права на складений твір у цілому при розгляді справи відповідно до
правила  частини п'ятої статті 35 ГПК ( 1798-12 ).  За цією нормою
факти,  які відповідно  до  закону  вважаються  встановленими,  не
доводяться   при   розгляді  справи.  Таке  припущення  може  бути
спростовано в загальному порядку.

     25. Відповідно до частини другої  статті  19  Закону  України
"Про  авторське  право і суміжні права" ( 3792-12 ) виключні права
на використання друкованого засобу  масової  інформації  у  цілому
належать  видавцеві,  а  не  редакції газети.  Згідно зі статтею 7
Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу)  в
Україні"  (  2782-12  )  редакція  має право виступати засновником
(співзасновником),  видавцем,  розповсюджувачем.  Таким  чином,  у
спорах з приводу того, хто є носієм майнових прав, що випливають з
авторського права на  складений  твір,  фактичні  дані  про  особу
видавця  друкованого засобу масової інформації входять до предмету
доказування,  а саме підлягає  з'ясуванню,  чи  виступає  редакція
друкованого засобу масової інформації одночасно його видавцем.

     26. Оскільки  інститут  авторського договору може передбачати
передачу різних  видів  майнових  прав,  у  вирішенні  відповідних
спорів  слід враховувати,  що деякі з цих прав можуть передаватися
як виключні, інші - як невиключні. При цьому права на використання
твору,   що   передаються   за  авторським  договором,  вважаються
невиключними,  якщо у договорі не передбачено  передачі  виключних
прав на використання твору (частина шоста статті 32 Закону України
"Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).
     Включення до  договору  про передачу виключних прав умов,  що
обмежують права особи, якій вони передаються, стосовно їх захисту,
суперечить  законодавству.  Особа не може бути позбавлена права на
звернення до  суду,  оскільки  угода  про  відмову  від  права  на
звернення до господарського суду є недійсною (частина третя статті
1 ГПК ( 1798-12 ).
     Судам слід  враховувати,  що  майнові  права  на  художні  та
літературні твори,  комп'ютерні програми,  компіляції даних  (бази
даних)  можуть  передаватися  згідно з нормами глави 75 Цивільного
кодексу ( 435-15 ).

     26.1. Договір  про  передачу  прав  на  використання   творів
вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо усіх
його істотних умов  (строку  дії  договору;  способу  використання
твору;  території, на яку поширюється право, що передається; інших
умов, щодо яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто
згоди).
     Під способом використання твору розуміють конкретні права, що
передаються за авторським договором, тобто умова щодо обсягу прав,
які передаються, складає сутність договору. Обсяг відповідних прав
має  визначатися  з  урахуванням  вимог  частини третьої статті 15
Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).
     Таким чином,  у  вирішенні  спорів,  пов'язаних  з  передачею
авторських  прав,  господарські  суди  повинні  всебічно  і  повно
досліджувати   обставини   щодо   обсягу  прав,  які  передано  за
авторським договором, строку дії авторського договору тощо. У разі
коли  з  матеріалів справи вбачається,  що мала місце неодноразова
передача авторських прав на твір,  господарському суду у  розгляді
справи   необхідно   з'ясовувати   усі   обставини,  пов'язані  із
встановленням суб'єктів авторського  права  на  твір  і  передачею
(відчуженням) повністю чи частково прав таких суб'єктів.  Зокрема,
підлягають з'ясуванню питання про те,  який саме обсяг  авторських
прав  передано  та  стосовно якого періоду часу і чи дотримано при
цьому вимоги Закону щодо авторського договору;  яким у  зв'язку  з
цим є обсяг авторського права відповідної особи тощо.

     26.2. Частиною другою статті 33 Закону України "Про авторське
право і суміжні права" (  3792-12  )  визначено,  що  договір  про
передачу  прав  на використання творів вважається укладеним,  якщо
між сторонами досягнуто  згоди  щодо  всіх  істотних  умов.  Умову
договору щодо зобов'язання фактично використовувати твір може бути
включено до договору в разі,  якщо сторони визнають її істотною, і
тільки  у  цьому  випадку  колишній правовласник може вимагати від
користувача фактичного використання твору.

     26.3. Згідно з частиною другою статті 1107 Цивільного кодексу
(   435-15   )   договір   про   розпоряджання  майновими  правами
інтелектуальної власності на твір укладається в письмовій формі. У
разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним.
     Господарським судам  слід  враховувати,  що   відповідно   до
частини  шостої  статті  6 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність"  (  959-12  )  форма  зовнішньоекономічної  угоди,  за
загальним правилом,  визначається правом місця її укладання. Таким
чином,  правила Цивільного кодексу ( 435-15 ) щодо форми  договору
про  розпоряджання  майновими  правами  інтелектуальної власності,
підлягають застосуванню до  зовнішньоекономічного  договору,  якщо
місцем  укладення  цього  договору є Україна або в інших випадках,
передбачених законом.
     Водночас відповідно   до  частини  восьмої  статті  6  Закону
України "Про зовнішньоекономічну  діяльність"  (  959-12  )  місце
укладення  угоди  визначається  законами України.  Місце укладення
договору  про  розпоряджання  майновими  правами   інтелектуальної
власності  може  бути вказане в цьому договорі.  Якщо ж у договорі
про розпоряджання майновими правами інтелектуальної  власності  не
вказане  місце  його  укладення,  то,  за змістом статей 211 і 647
Цивільного кодексу ( 435-15  ),  місцем  його  укладення  є  місце
проживання  фізичної  особи  (стаття  29  Цивільного  кодексу) або
місцезнаходження юридичної особи (стаття 93  Цивільного  кодексу),
яка  зробила  пропозицію  укласти договір.  Таким чином,  до форми
договору  про  розпоряджання  майновими  правами   інтелектуальної
власності,  який є зовнішньоекономічним і в якому не вказано місце
його  укладення,  підлягає   застосуванню   право   країни   місця
проживання   фізичної  особи  або  право  країни  місцезнаходження
юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір.

     27. В  практиці  продажу  примірників  комп'ютерних   програм
застосовується  декілька  видів  ліцензій та ліцензійних договорів
для надання користувачам цих програм певного обсягу прав  щодо  їх
використання.  Такі договори,  за загальним правилом, є договорами
приєднання (стаття  634  Цивільного  кодексу  (  435-15  ),  тобто
договорами,  умови яких встановлені однією із сторін у стандартних
формах,  які можуть бути укладені лише  шляхом  приєднання  другої
сторони до запропонованого договору в цілому. інша сторона не може
запропонувати свої умови договору.  Договір приєднання  може  бути
змінений або розірваний на вимогу сторони,  яка приєдналася,  лише
на підставах, передбачених законом.
     Таким чином,   в  практиці  роздрібного  продажу  примірників
комп'ютерних програм пропозиція укласти  ліцензійний  договір,  як
правило,  надходить від суб'єкта авторського права.  Це,  зокрема,
означає,  що  коли  в  цьому  договорі  не  зазначено  місце  його
укладення  і  він  є зовнішньоекономічним,  до його форми підлягає
застосуванню право країни місця  проживання  суб'єкта  авторського
права  - фізичної особи або право країни місцезнаходження суб'єкта
авторського права - юридичної особи.

     28. Господарським судам слід  враховувати,  що  у  визначенні
обсягу та строку чинності прав інтелектуальної власності на твір у
відносинах, ускладнених іноземним елементом, застосуванню підлягає
право України як країни, де вимагається охорона твору. Водночас до
прав та обов'язків сторін за договором про розпоряджання майновими
правами  інтелектуальної  власності на твір,  якщо такий договір є
зовнішньоекономічним,  застосовується  право,  порядок  визначення
якого   передбачено  правилами,  встановленими  статтею  6  Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).

     29. Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному
для публічного використання,  є їх відтворенням у розумінні статті
1 Закону  України  "Про   авторське   право   і   суміжні   права"
( 3792-12  ),  і  тому  на  таке розміщення творів поширюється дія
статті 15  цього  Закону.  Якщо  у  зв'язку  з  таким  розміщенням
порушуються  майнові  права суб'єкта авторського права,  визначені
статтею 15 названого Закону,  то  це  дає  підстави  для  судового
захисту авторського права (пункт "а" статті 50 Закону України "Про
авторське право і суміжні права").
     У вирішенні  відповідних  спорів  суд повинен встановити,  чи
перебуває  веб-сайт   та   розміщена   на   ньому   інформація   в
розпорядженні особи,  якій пред'явлено позовні вимоги, а також чим
підтверджується факт порушення нею авторського права.

     30. Згідно  з  частиною  3  статті  48  Закону  України  "Про
авторське  право  і  суміжні  права"  (  3792-12 ) повноваження на
колективне управління майновими правами  передаються  організаціям
колективного  управління авторами та іншими суб'єктами авторського
права і (або) суміжних прав і на  основі  договорів,  укладених  у
письмові й формі.
     Відповідно до  статті  49  цього  ж  Закону   (   3792-12   )
організації  колективного  управління повинні виконувати від імені
суб'єктів авторського права і (або)  суміжних  прав  і  на  основі
одержаних від них повноважень, зокрема такі функції:
     збирати, розподіляти  і  виплачувати  зібрану  винагороду  за
використання  об'єктів  авторського  права  і  (або) суміжних прав
суб'єктам авторського права і (або) суміжних  прав,  правами  яких
вони управляють,  а також іншим суб'єктам прав відповідно до цього
Закону ( 3792-12 );
     вчиняти інші    дії,   передбачені   чинним   законодавством,
необхідні для захисту прав, управління якими здійснює організація,
в  тому  числі  звертатися  до  суду  за  захистом  прав суб'єктів
авторського права і (або) суміжних прав  відповідно  до  статутних
повноважень та доручення цих суб'єктів.
     Отже у разі звернення організації колективного управління  до
суду з позовом про захист прав суб'єктів авторського права і (або)
суміжних прав  суд  повинен  з'ясовувати  обсяг  повноважень  цієї
організації  згідно з договорами,  укладеними цією організацією та
суб'єктом авторського права чи суміжного права. Якщо в організації
колективного   управління   відсутні  повноваження  на  управління
майновими  правами  суб'єкта  відповідного  права,  зокрема,  щодо
конкретного твору, судам слід відмовляти у задоволенні позову цієї
організації.

     31. Відповідно до пункту "б" частини першої статті 50  Закону
України  "Про  авторське  право  і  суміжні  права"  (  3792-12  )
розповсюдження  контрафактних  примірників  творів  є   порушенням
авторського права,  що дає підстави для судового захисту. Стаття 1
названого Закону дає визначення контрафактного  примірника  твору,
яким   є  примірник  твору,  відтворений,  опублікований  і  (або)
розповсюджуваний з порушенням авторського права і  (або)  суміжних
прав.
     Особа, яка розповсюджує об'єкти авторського права без дозволу
суб'єкта   такого   права,   несе  відповідальність  за  порушення
виключних прав на цей твір і в  тому  випадку,  коли  контрафактну
продукцію нею отримано за договорами з третіми особами.

     32. Згідно  з  пунктом  "г"  частини  першої статті 52 Закону
України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 )  суб'єкт
авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про
відшкодування  збитків  (матеріальної  шкоди),  включаючи  упущену
вигоду,  або  стягнення  доходу,  отриманого  порушником внаслідок
порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату
компенсацій.
     Відповідно до пункту 2 частини другої  статті  22  Цивільного
кодексу  (  435-15 ) упущеною вигодою є доходи,  які особа могла б
реально одержати за звичайних обставин,  якби  її  право  не  було
порушене.  Таким  чином,  у  визначенні  розміру збитків в частині
упущеної вигоди господарським судам слід  виходити  з  показників,
які  звичайно  характеризують  доходи суб'єкта авторського права і
(або) суміжних прав.
     Ними можуть  бути:  роздрібна ринкова ціна примірників творів
та об'єктів суміжних прав;  плата за відповідні види  використання
творів  та  об'єктів  суміжних прав,  яка звичайно застосовується;
інші подібні показники.  При цьому, як правило, не слід зважати на
систему знижок чи пільг,  яка застосовується суб'єктом авторського
права і (або) суміжних прав в залежності від  кількості  придбаних
примірників  творів  і  об'єктів суміжних прав,  ціни договору про
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на  твір
і (або) об'єкт суміжних прав, інших критеріїв.
     У вирішенні відповідних спорів слід  мати  на  увазі  приписи
абзацу другого   частини  третьої  статті  22  Цивільного  кодексу
( 435-15 ), згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала
у  зв'язку  з  цим  доходи,  то  розмір  упущеної  вигоди,  що має
відшкодовуватися особі,  право якої порушено,  не може бути меншим
від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

     33. Крім  відшкодування збитків як загального способу захисту
порушених прав,  відповідно до пункту "г" частини першої статті 52
Закону  України  "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 )
суб'єкт авторського права і  (або)  суміжних  прав  може  вимагати
виплати  компенсації  замість  відшкодування збитків або стягнення
доходу.
     У вирішенні  відповідних спорів господарським судам слід мати
на увазі,  що компенсація підлягає виплаті у разі доведення  факту
порушення   майнових  прав  суб'єкта  авторського  права  і  (або)
суміжних прав,  а не розміру заподіяних збитків.  Таким чином, для
задоволення  вимоги  про  виплату  компенсації достатньо наявності
доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського
права і (або) суміжних прав.

     34. Відповідно  до частини четвертої статті 52 Закону України
"Про авторське право  і  суміжні  права"  (  3792-12  )  суд  може
постановити    рішення   про   вилучення   чи   конфіскацію   всіх
контрафактних примірників творів,  фонограм,  відеограм чи програм
мовлення,  щодо  яких  встановлено,  що  вони були виготовлені або
розповсюджені з порушенням  авторського  права  і  (або)  суміжних
прав.  За  рішенням  суду вилучені контрафактні примірники творів,
фонограм,  відеограм,  програм  мовлення  підлягають  знищенню  за
винятком  випадків  їх передачі суб'єкту авторського права і (або)
суміжних прав, права якого порушено, на його вимогу.
     Як вбачається  зі  змісту  названої норми,  суду надано право
прийняти  рішення  про  вилучення  чи  конфіскацію   контрафактних
примірників   творів,  фонограм,  відеограм  чи  програм  мовлення
незалежно від наявності відповідного клопотання позивача.

     35. Судам слід  вживати  заходів  до  забезпечення  позову  у
справах про порушення авторського права і суміжних прав, керуючись
вимогами статей 66-68 ГПК ( 1798-12 ) та статті 53 Закону  України
"Про  авторське  право  і  суміжні права" ( 3792-12 ),  що містить
спеціальні  підстави,  способи  та  порядок  вжиття   заходів   до
забезпечення позову у такій категорій справ.
     У вирішенні питань,  пов'язаних  із  вжиттям  таких  заходів,
необхідно  мати  на  увазі викладене в роз'ясненні президії Вищого
арбітражного суду України від 23.08.94 N 02-5/611 ( v_611800-94  )
"Про  деякі  питання практики застосування заходів до забезпечення
позову" (з подальшими змінами і доповненнями).

     36. Судам слід враховувати особливості процесу доказування  у
справах про позадоговірне порушення авторських прав.
     За авторсько-правовою  системою  охорони  об'єктів  цих  прав
захист авторам та іншим суб'єктам авторського права надається лише
проти будь-якого свідомого  несанкціонованого  використання  іншою
особою  охоронюваного  об'єкту (крім передбачених законом випадків
вільного використання творів). Тому факт позадоговірного порушення
авторських  прав  вважається  встановленим  лише  у разі доведення
автором чи іншою особою, якій належить авторське право, відомостей
про  копіювання  або  запозичення  іншою  особою  істотних рис або
цілого твору, що був раніше введений автором у цивільний оборот.

     V. Вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав на знаки для
товарів і послуг.

     37. Правова  охорона  надається знаку для товарів і послуг на
підставі державної  та  міжнародної  реєстрації  або  здійснюється
                         bis
згідно   зі   статтею   6       Паризької  конвенції  про  охорону
промислової власності ( 995_123 ) і статтею 25 Закону України "Про
охорону  прав  на  знаки  для  товарів  і  послуг"  ( 3689-12 ) на
підставі  визнання  Апеляційною  палатою  або  судом  знака  добре
відомим.
     Згідно з частиною 1 статті 500 Цивільного кодексу ( 435-15  )
будь-яка  особа,  яка  до дати подання заявки на торговельну марку
або,  якщо було заявлено пріоритет,  до дати пріоритету  заявки  в
інтересах  своєї  діяльності  добросовісно використала торговельну
марку в Україні або здійснила значну  і  серйозну  підготовку  для
такого  використання,  має  право на безоплатне продовження такого
використання  або  використання,  яке   передбачалося   зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).
     Отже використання попереднім  користувачем  незареєстрованого
знака,  не  визнаного добре відомим,  до дати подання заявки іншою
особою або,  якщо було заявлено пріоритет,  - до  дати  пріоритету
заявки  іншої  особи,  не дає попередньому користувачеві виключних
прав забороняти іншим особам,  включаючи тих, що подали заявку або
заявили    про   пріоритет,   використовувати   без   його   згоди
незареєстрований   знак.   Проте   попереднього   користувача   не
позбавлено   права   подати   до   закладу  експертизи  мотивоване
заперечення проти заявки щодо  невідповідності  наведеного  в  ній
позначення  умовам  надання  правової  охорони відповідно до вимог
частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки  для
товарів і послуг" ( 3689-12 ).

     38. Відповідно  до  пункту  4  статті  5  Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і  послуг"  (  3689-12  )  обсяг
правової охорони,  що надається, визначається зображенням знака та
переліком  товарів  і  послуг,  внесених  до  Державного   реєстру
свідоцтв  України  на знаки для товарів і послуг,  і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у  ньому  копією  внесеного  до  названого
реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
     Товари і  послуги  згруповано   відповідно   до   Міжнародної
класифікації  товарів  та  послуг  для реєстрування знаків (далі -
МКТП).   МКТП   затверджено   Ніццькою   угодою   про   Міжнародну
класифікацію  товарів і послуг для реєстрування знаків ( 995_066 )
(далі - Ніццька угода),  укладеною 15.06.1957.  Згідно  з  Законом
України  від 01.06.2000 N 1762-III ( 1762-14 ) Україна приєдналася
до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.
     МКТП (у восьмій редакції) включає:
     - перелік класів,  супроводжуваний пояснювальними примітками;
перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;
     - абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до
якого належить кожний товар чи послуга.

     39. У    разі   якщо   суб'єкт   підприємницької   діяльності
користується  знаком,  зареєстрованим  відповідно  до  Мадридської
угоди про Міжнародну реєстрацію знаків ( 995_134 ) 1891 року (далі
-  Мадридська  угода),  з  метою   оцінки   правомірності   такого
користування    необхідно   встановлювати,   чи   розповсюджується
міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та  щодо  яких
                                                               ter
саме  товарів і послуг відповідно до МКТП.  Згідно із статтею 3
Мадридської угоди ( 995_134 )  заява  про  поширення  охорони,  що
виникає   внаслідок   міжнародної   реєстрації,   на  країну,  яка
                                                bis
скористалася можливістю,  що надається статтею 3   ,  повинна бути
спеціально зроблена в заявці,  передбаченій у пункті (1) статті 3.
Крім того,  відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де
законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним
бюро  про  реєстрацію  знака  чи  заяви  про   поширення   охорони
                      ter
відповідно до статті 3   , мають право заявити, що охорона не може
бути надана цьому знаку на їх території.  Така відмова  може  бути
зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про
охорону промислової власності ( 995_123 ) застосовуються до знака,
заявленого для національної реєстрації та у строки,  передбачені у
пункті (2) статті 5 Мадридської угоди.  Тому судовим інстанціям  у
розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і
якщо направлялася, то у які строки.
     Відповідно до  статті  4 Мадридської угоди ( 995_134 ) з дати
реєстрації,  зробленої таким чином в Міжнародному бюро  відповідно
                            ter
до  положень  статей  3 та 3   ,  у кожній зацікавленій Договірній
країні знаку надається така сама охорона,  як і у випадку,  коли б
він  був заявлений там безпосередньо.  У разі невикористання знака
саме  з  цієї  дати  починається   відлік   трьохрічного   строку,
встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ),  із закінченням  якого
може   бути   прийняте   рішення  про  дострокове  припинення  дії
міжнародної реєстрації на території України.  Офіційну  інформацію
стосовно  дії  міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано
від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України.

     40. Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12  )  з  датою
подання   заявки   на   знак  пов'язується  виникнення  прав,  які
випливають із свідоцтва про право власності на знак,  у  вирішенні
питання  про  момент  виникнення  у власника свідоцтва на знак для
товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами
господарському  суду  необхідно  точно  з'ясовувати  дату  подання
заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

     41. Суди  повинні  оцінювати   відповідність   зареєстрованих
позначень    умовам    надання    правової   охорони   згідно   із
законодавством,  що було чинним на дату подання заявки. Відповідно
до  абзацу  п'ятого  пункту 3 Постанови Верховної Ради України від
23.12.1993 N 3771-XII ( 3771-12  )  "Про  введення  в  дію  Закону
України "Про   охорону   прав  на  знаки  для  товарів  і  послуг"
( 3689-12 ) свідоцтво України може бути визнано недійсним  у  разі
невідповідності   знака   умовам   його   реєстрації,   визначеним
законодавством, що діяло на дату подання заявки.

     42. Відповідно до пункту  1  статті  5  Закону  України  "Про
охорону  прав  на  знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) правова
охорона надається знаку,  який не суперечить  публічному  порядку,
принципам  гуманності  і моралі та на який не поширюються підстави
для відмови в наданні правової охорони.
     Підстави для  відмови  в  наданні правової охорони,  як і для
висновку про  невідповідність  вже  зареєстрованих  знаків  умовам
надання  правової  охорони визначені статтею 6 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ). Розкриття
змісту  окремих  підстав  для  відмови  у наданні правової охорони
наводиться у Правилах складання,  подання та  розгляду  заявки  на
видачу   свідоцтва   України   на   знак  для  товарів  і  послуг,
затверджених наказом Державного патентного відомства  України  від
28.07.1995 N  116  (  z0276-95 ) (у редакції наказу від 20.08.1997
N 72 ( z0416-97 ).
     Порушенням прав  на  знак,  зокрема,  визнається  введення  в
цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки,
що  їх  можна  сплутати  із:  знаками,  раніше  зареєстрованими чи
заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи  для  таких
самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб,
якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі  міжнародних
договорів,  учасником яких є Україна,  зокрема знаками,  визнаними
                                     bis
добре відомими відповідно до статті 6    Паризької  конвенції  про
охорону    промислової    власності   (   995_123   );   фірмовими
найменуваннями,  що відомі в Україні і належать іншим особам,  які
одержали  право  на  них  до дати подання заявки щодо таких же або
споріднених з ними товарів і послуг;  кваліфікованими зазначеннями
походження товарів.

     43. У  разі  подання  позову про припинення порушення прав на
зареєстрований знак господарський суд не може з власної ініціативи
визнати   свідоцтво   на   зареєстрований  знак  недійсним.  Однак
відповідач  не  позбавлений  права  подати  зустрічний  позов  про
визнання  свідоцтва на зареєстрований знак недійсним для спільного
розгляду з  первісним  позовом  за   правилами   статті   60   ГПК
( 1798-12  ),  якщо  підсудність місцевого господарського суду для
розгляду обох цих справ  збігається.  У  цих  випадках  зустрічний
позов завжди взаємно пов'язаний з первісним.
     У разі   подання   позову   про   визнання    свідоцтва    на
зареєстрований  знак  недійсним  іншою особою або якщо підсудність
місцевого господарського суду  для  розгляду  обох  цих  справ  не
збігається,  суд,  який  розглядає  позов про припинення порушення
прав на цей знак,  має зупинити провадження у справі до  вирішення
іншим   судом   спору   у   справі   про   визнання  свідоцтва  на
зареєстрований знак недійсним за правилами частини  першої  статті
79 ГПК ( 1798-12 ).

     44. Використання   особою  запатентованого  нею  промислового
зразка - етикетки,  яка є тотожною або  схожою  настільки,  що  її
можна сплутати з зареєстрованим знаком іншої особи, для позначення
наведених у свідоцтві  товарів  або  споріднених  з  наведеними  у
свідоцтві  товарами,  не  є  порушенням прав власника свідоцтва на
знак  для  товарів  і  послуг.  Однак  власник  такого  знака   не
позбавлений права подати позов про визнання патенту на промисловий
зразок - етикетку недійсним на підставі  підпункту  "в"  пункту  1
статті 25  Закону  України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ).  В разі задоволення  такого  позову  використання  на
підставі   відповідного   патенту   промислового   зразка-етикетки
вважатиметься неправомірним з тієї дати,  з  якої  розпочато  його
використання,  якщо  знаком для товарів і послуг на зазначену дату
отримано правову охорону.

     45. Відповідно до статті 41 ГПК ( 1798-12 )  для  роз'яснення
питань,   що   виникають  при  вирішенні  господарського  спору  і
потребують спеціальних знань,  господарський суд призначає  судову
експертизу.
     У вирішенні  спорів,  пов'язаних  із   визнанням   недійсними
свідоцтв  на  знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності
зареєстрованих  знаків  умовам  надання  правової   охорони,   для
з'ясування питань,  що потребують спеціальних знань (зокрема,  про
те,  чи займає певний елемент  домінуюче  положення  у  зображенні
знака;  чи  є  підстави вважати,  що знак може вводити споживача в
оману щодо місця походження  та  якості  товарів,  позначених  цим
знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи
є  схожими  знаки  настільки,   що   їх   можна   сплутати   тощо)
господарському  суду  необхідно  призначати судову експертизу,  не
перебираючи  на  себе  не  притаманні   суду   функції   експерта.
Господарські  суди  не  повинні  встановлювати схожість знаків для
товарів і послуг на власний розсуд.  Відповідно до частини  шостої
статті  42  ГПК  ( 1798-12 ) у разі відхилення господарським судом
висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.
     У вирішенні   питань,   пов'язаних   з  призначенням  судової
експертизи,  господарським  судам  слід  враховувати  викладене  у
роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98
N 02-5/424 ( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики призначення
судової експертизи".
     Висновки спеціалістів з відповідних питань,  надані ними поза
межами проведення судової експертизи,  не є експертними, а тому не
можуть бути прийняті судом як висновки експертів.  Вони оцінюються
господарським судом  за  загальними  правилами  статей 36 і 43 ГПК
( 1798-12 ) поряд з іншими доказами у справі.

     46. Відповідно до пункту 6  статті  16  Закону  України  "Про
охорону  прав  на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) виключне
право власника свідоцтва забороняти іншим  особам  використовувати
без  його  згоди  зареєстрований знак не поширюється на здійснення
будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет,  до дати пріоритету заявки. Такими правами, що
виникли до дати подання власником свідоцтва заявки  на  реєстрацію
знака,  можуть  бути  права  іншої  особи  на комерційне (фірмове)
найменування,  географічне зазначення  чи  промисловий  зразок,  а
також використання іншою особою позначення,  тотожного або схожого
із зареєстрованим знаком,  до дати подання заявки або,  якщо  було
заявлено   пріоритет,   -   до   дати   пріоритету  заявки  (право
попереднього  користування,  передбачене  статтею  500  Цивільного
кодексу ( 435-15 ).

     47. Відповідно  до  пункту  4  статті  16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) зберігання
товару  з  нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу,
продаж,  імпорт  (ввезення)  та  експорт  (вивезення)   визнаються
використанням   знака,   тобто  складають  правомочності  власника
свідоцтва на знак.  Таким чином,  пропонування для першого продажу
товару з нанесеним знаком,  який використовується без дозволу його
власника,  є порушенням прав на знак.  Зберігання ж  продукції  зі
знаком,  що використовується без дозволу його власника, визнається
порушенням прав на знак,  якщо воно здійснюється з метою  введення
такої продукції в господарський оборот.

     48. Відповідно  до  пункту  7  статті  16 Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" (  3689-12  )  власник
свідоцтва  може передавати будь-якій особі право власності на знак
повністю або відносно частини зазначених  у  свідоцтві  товарів  і
послуг  на підставі договору.  Передача права власності на знак не
допускається,  якщо вона може  стати  причиною  введення  в  оману
споживача  щодо  товару  і послуги або щодо особи,  яка виготовляє
товар чи надає послугу.  Виготовлення продукції неналежної  якості
новим  власником  знака  не  є  підставою  для  визнання недійсним
договору про  передачу  права  власності  на  знак,  укладеного  з
первісним  власником,  оскільки  умова  щодо  якості  товару  не є
змістом договору про передачу прав,  на відміну  від  ліцензійного
договору.

     49. Відповідачем   у   спорах   про   визнання  свідоцтва  на
зареєстрований  знак  недійсним   повинен   залучатися   Державний
департамент  інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України як орган,  на  який  покладено  повноваження  щодо  видачі
свідоцтв  на  знаки  для  товарів  і  послуг.  Тому  у разі,  якщо
позивачем з таких справ у позовній заяві названий  Департамент  не
зазначено  як  відповідача,  суд має за клопотанням сторони або за
своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як  іншого
відповідача за правилами статті 24 ГПК ( 1798-12 ).
     За змістом статті 49 ГПК  (  1798-12  )  у  разі  задоволення
позову  про  визнання  свідоцтва  на  знак  недійсним повністю або
частково суд не має права  покладати  сплату  державного  мита  та
інших  судових  витрат  на  Державний  департамент інтелектуальної
власності,  якщо останнього було залучено до участі  у  справі  як
одного  з відповідачів,  а видачу відповідного свідоцтва здійснено
ним згідно з чинним законодавством.

     50. У спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на  знак
у  зв'язку  з  невикористанням знака господарським судам необхідно
з'ясовувати,  з яких причин знак не використовувався власником, чи
не   обумовлено   його  невикористання  незалежними  від  власника
свідоцтва причинами, та даватися оцінка названим обставинам у разі
посилання відповідача на наявність таких причин.
     У зв'язку з  цим  господарським  судам  слід  мати  на  увазі
приписи  пункту  4  статті  18 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і  послуг"  (  3689-12  ),  згідно  з  яким  дія
свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови,
що  власник  свідоцтва  не  зазначить   поважні   причини   такого
невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини,
що перешкоджають використанню знака незалежно  від  волі  власника
свідоцтва,  як-от  обмеження  імпорту  чи інші вимоги до товарів і
послуг,  встановлені законодавством;  можливість введення в  оману
щодо  особи,  яка  виробляє  товари  або  надає  послуги,  під час
використання знака особою,  що звернулася до суду, чи іншою особою
щодо   товарів   і  послуг,  відносно  яких  висунута  вимога  про
припинення дії свідоцтва. Крім того, використанням знака власником
свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови
контролю з боку власника свідоцтва.
     У спорах про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації
знаків для  товарів  і  послуг  в  Україні  Державний  департамент
інтелектуальної  власності  Міністерства  освіти  і  науки України
повинен залучатися до участі у  справі  як  третя  особа,  яка  не
заявляє самостійних вимог на предмет спору.

     51. Відповідно  до  абзацу  другого пункту 2 статті 20 Закону
України "Про  охорону  прав  на  знаки  для  товарів   і   послуг"
( 3689-12  )  власник  свідоцтва  може вимагати усунення з товару,
його  упаковки  незаконно  використаного  знака  або   позначення,
схожого  з  ним  настільки,  що  їх  можна сплутати,  або знищення
виготовлених  зображень  знака  або  позначення,  схожого  з   ним
настільки,  що  їх  можна сплутати.  Якщо усунення з товару,  його
упаковки незаконно використаного знака або позначення,  схожого  з
ним  настільки,  що  їх  можна сплутати,  неможливе без заподіяння
істотної шкоди самому товару,  суд  згідно  з  пунктом  3  частини
другої  статті  432  Цивільного  кодексу  ( 435-15 ) може прийняти
рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

     52. Відповідно до пункту 1  статті  25  Закону  України  "Про
охорону  прав  на  знаки  для  товарів  і послуг" ( 3689-12 ) знак
визнається добре відомим на підставі рішення  Апеляційної  палати,
яке  може  бути оскаржено у судовому порядку,  а також за рішенням
суду.
     З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак
став добре відомим в Україні,  йому надається правова охорона така
сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.
     У спорах  про  визнання   знака   добре   відомим   Державний
департамент  інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України повинен залучатися до участі у справі як третя особа,  яка
не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

     53. Для  задоволення  вимоги  про  захист прав на знак шляхом
опублікування судового рішення  в  засобах  масової  інформації  з
метою   відновлення  ділової  репутації  суб'єкта  підприємницької
діяльності,  права якого порушено,  названа  вимога  повинна  бути
обгрунтованою.
     У вирішенні  відповідних  спорів  суди   мають   виходити   з
принципів  розумності  та  достатності,  зобов'язуючи  відповідача
опубліковувати  судове   рішення   тільки   в   тому   конкретному
друкованому   органі,  в  якому  відповідачем  в  будь-якій  формі
розміщувалася реклама продукції з незаконним використанням  знака,
а не у ряді друкованих органів.

     VI. Вирішення  спорів,  пов'язаних  із  захистом прав на інші
об'єкти промислової власності.

     54. Відповідно до статті 8 Паризької  Конвенції  про  охорону
промислової власності ( 995_123 ) від 20 березня 1883 року фірмове
найменування охороняється  без  обов'язкового  подання  заявки  чи
реєстрації  і  незалежно  від  того,  чи є воно частиною товарного
знака.  Аналогічне  правило  встановлено  статтею  489  Цивільного
кодексу ( 435-15 ),  згідно з якою право інтелектуальної власності
на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання
цього  найменування  та  охороняється  без  обов'язкового  подання
заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є
комерційне найменування частиною торговельної марки.
     З огляду на приписи статей  90,  489-491  Цивільного  кодексу
( 435-15  )  та  статті  159  Господарського  кодексу  (  436-15 )
належним способом захисту права особи на  комерційне  найменування
може   бути   позов   про   зобов'язання   іншої  особи  припинити
використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо
їх  завдано  таким використанням.  У разі задоволення відповідного
позову господарський суд може  зобов'язати  власника  (засновника)
або  уповноважений  ним орган внести необхідні зміни до установчих
документів.
     Вимога про  скасування  державної  реєстрації юридичної особи
або зобов'язання її змінити назву шляхом перереєстрації з  мотивів
схожості фірмових найменувань суб'єктів підприємницької діяльності
не є належними способами захисту права на комерційне найменування,
оскільки  серед  визначених  законодавством підстав для скасування
державної реєстрації юридичної особи відсутні така  як  тотожність
найменувань.
     Господарські суди  не  повинні  встановлювати  схожість   або
тотожність   комерційних   найменувань   на  власний  розсуд.  Для
роз'яснення відповідних питань слід призначати судову  експертизу,
враховуючи  викладене  в  роз'ясненні президії Вищого арбітражного
суду України від 11.11.98 N 02-5/424 ( v_424800-98  )  "Про  деякі
питання практики призначення судової експертизи".

     55. Патент  на винахід,  корисну модель,  промисловий зразок,
сорт рослин і свідоцтво на топографію інтегральної  мікросхеми  чи
свідоцтво  на  знак  для товарів і послуг видається фізичній особі
незалежно  від   того,   чи   має   ця   особа   статус   суб'єкта
підприємницької  діяльності.  Тому якщо поданий позов про визнання
патенту чи свідоцтва недійсним  стосується  прав  та  охоронюваних
законом  інтересів  фізичних  осіб,  які не мають статусу суб'єкта
підприємницької  діяльності,  провадження  у  відповідних  справах
підлягає  припиненню  з  огляду  на  непідвідомчість  таких спорів
господарському суду.

     56. Судам   необхідно   враховувати    особливості    процесу
доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав.
     За патентно-правовою    системою    охорони    захист    прав
інтелектуальної     власності     надається    проти    будь-якого
несанкціонованого  використання   іншою   особою   об'єкта   права
інтелектуальної власності,  зокрема промислового зразка,  корисної
моделі,  винаходу (крім  передбачених  законом  випадків  вільного
використання  чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того,  чи
був цей охоронюваний зразок,  модель, винахід свідомо використаний
іншою   особою  або  ці  об'єкти  були  створені  іншою  особою  в
результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації
відомостей  про  видачу відповідного патенту про їх охорону.  Тому
будь-яке   несанкціоноване   використання   прав   інтелектуальної
власності  на  зазначені  об'єкти  іншими  особами  є встановленим
фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до
закону не доводиться при розгляді справи.

     57. Особливістю  процесу  доказування у справах про порушення
прав інтелектуальної власності на винахід  є  правова  презумпція,
встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі" (  3687-12  ).  Згідно  з  цією
нормою  будь-який продукт,  процес виготовлення якого охороняється
патентом,   за   відсутності   доказів   протилежного   вважається
виготовленим  із  застосуванням  цього  процесу за умови виконання
принаймні однієї з двох вимог:
     продукт, виготовлений    із    застосуванням    процесу,   що
охороняється патентом, є новим;
     існують підстави  вважати,  що зазначений продукт виготовлено
із застосуванням даного процесу  і  власник  патенту  не  в  змозі
шляхом  прийнятних зусиль визначити процес,  що застосовувався при
виготовленні цього продукту.
     В такому   разі   обов'язок   доведення   того,   що   процес
виготовлення продукту,  ідентичного  тому,  що  виготовляється  із
застосуванням процесу,  який охороняється патентом,  відрізняється
від останнього,  покладається на особу,  стосовно якої є  достатні
підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.
     Отже за цією нормою патентовласника звільнено від доказування
факту  виготовлення  нового продукту іншою особою із застосуванням
запатентованого процесу.  Відповідно до частини п'ятої  статті  35
ГПК  (  1798-12  )  факти,  які  відповідно  до  закону вважаються
встановленими,  не доводяться при розгляді справи. Таке припущення
може бути спростовано в загальному порядку. Тому тягар доказування
протилежного  покладається  на  іншу  особу,  яка  виготовила  цей
продукт.

     58. Відповідно  до  пункту  3  статті  22 Закону України "Про
охорону прав на промислові  зразки"  (  3688-12  )  не  визнається
порушенням  прав,  що  надаються  патентом,  введення  в цивільний
оборот  виробу,  виготовленого  із  застосуванням  запатентованого
промислового  зразка,  після  введення  цього  виробу  в цивільний
оборот  власником  патенту  чи  з  його  спеціального  дозволу.  У
наведеній   нормі  йдеться  про  подальші  операції  з  продажу  і
перепродажу  саме   конкретного   виробу   або   партії   виробів,
виготовлених  із застосуванням запатентованого промислового зразка
і вперше введеного в оборот власником  цього  патенту  чи  з  його
спеціального   дозволу.  Тому  виключні  права  власника  патенту,
визначені  статтею  20  Закону  України  "Про  охорону   прав   на
промислові зразки",  порушуються, якщо особа, не маючи патенту або
дозволу (ліцензії) на використання промислового зразка на підставі
ліцензійного   договору,   вперше   вводить   в  цивільний  оборот
конкретний виріб або партію виробів, виготовлених із застосуванням
цього  промислового  зразка,  навіть  у разі коли до моменту цього
введення в оборот власником патенту вже здійснювались  операції  з
аналогічними партіями товару.

 Голова Вищого господарського
 суду України                                            Д.Притика